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无效宣告请求人以两份公开日分别为2003年与2006年的中国专利文献为证据,主张涉案"一种可拆装小板桌"实用新型的权利要求1至5不具备创造性。国家知识产权局认定权利要求1相对于最接近的现有技术存在区别特征,其实际解决的技术问题是便于收纳和组装,而另一份证据已公开以弹性橡皮筋将需收纳组装的部件连接在一起的技术手段,据此宣告权利要求1至5无效,在权利要求6的基础上维持有效。专利权人提起行政诉讼并上诉,主张区别特征未被公开、本领域技术人员无结合动机、需三次突破固有技术才能实现。一审、二审均认定现有技术给出了技术启示,驳回其请求。
摘要:本案是一起实用新型专利权无效行政纠纷。一件"可拆装小板桌"实用新型被他人提无效,国家知识产权局用两份十几年前的专利文献作对比,认定权利要求1至5不具备创造性,只保住了权利要求6。专利权人不服,一路打到最高人民法院,核心理由是:橡皮筋在对比文件里是串桌面条板的,我的专利是串桌腿管件,连接对象不同,没有动机这么改。法院的回答很直接:技术启示看的是"面对同一个技术问题有没有动机",不是"部件是否一模一样"。本文复盘创造性三步法在实用新型案件中的走法,以及"部分无效"意味着什么。 关键词:朱玫律师、实用新型专利、无效宣告、创造性、技术启示、最接近的现有技术、三步法、部分无效、案例分享 说明:为保护隐私,本文对当事人姓名、单位名称及法定代表人等信息作匿名化处理,专利号与文献号予以保留以便核验。文中"朱玫律师"即案例分享作者。 一、案件信息速览 案号:(2023)最高法知行终873号(一审:(2023)京73行初3327号) 审理法院:中华人民共和国最高人民法院 判决日期:2024-11-25 案由:实用新型专利权无效行政纠纷 上诉人(一审原告、专利权人):杭州某用品有限公司 被上诉人(一审被告):国家知识产权局 一审第三人(无效宣告请求人):宁波某文体用品有限公司 第三人委托诉讼代理人:朱玫律师 涉案专利:实用新型"一种可拆装小板桌",专利号201720071003.3,2017年1月20日申请,2018年2月16日授权公告 被诉决定:权利要求1至5无效,权利要求6维持有效 裁判结果:驳回上诉,维持原判 二、核心结论:技术启示看的是"问题",不是"部件" 1. 三步法的第一步不是比对,而是"选靶"。法院先确定最接近的现有技术,再确定区别特征,最后由区别特征在方案中实现的作用、功能、效果,反推"实际解决的技术问题"。本案认定实际解决的技术问题就是"如何便于收纳、组装"。 2. 技术启示的判断标准是"动机",不是"同一性"。专利权人主张,对比文件用橡皮筋连的是桌面条板,本专利连的是桌腿管件,连接对象不同,不可能有启示。法院的定义是:技术启示是指技术人员面对最接近现有技术存在的技术问题时,有动机把区别特征应用到现有技术中。既然对比文件已公开"用弹性橡皮筋把需要收纳和组装的部件串起来",为解决同一个问题而把它用到桌腿连接上,就属于有动机。 3. "需要几次突破"不是有效的抗辩框架。专利权人提出实现本专利要突破三重障碍,法院没有逐项回应,而是回到三步法本身:区别特征要么被对比文件公开,要么属于常规技术手段,结论就是显而易见。 三、诉请与抗辩 (一)无效宣告的请求与证据 2022年5月24日,无效宣告请求人以涉案专利不符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定为由,请求宣告全部权利要求无效,提交了两份证据: 证据1,一件公告日为2006年4月5日的插接式茶几、桌架实用新型,公开了由金属管与塑料三通接头插接相连构成的桌架; 证据2,一件公告日为2003年4月16日的组合折叠桌实用新型,其背景技术部分记载:为便于折叠携带,桌面主要由中空板条凹凸拼接,并由具弹性的橡皮筋连接在一起后活动连接于可折叠支架上。 (二)被诉决定的结论 2022年12月29日,国家知识产权局作出审查决定:权利要求1相对于证据1存在区别特征,但结合证据2与公知常识得到该方案对本领域技术人员而言显而易见,不具备创造性;引用权利要求1的权利要求2至5同样不具备创造性;权利要求6的无效理由不成立。据此宣告权利要求1至5无效,在权利要求6的基础上维持有效。 (三)专利权人的诉讼与上诉理由 专利权人请求撤销被诉决定、责令重新作出决定,理由有三:区别特征未被证据2公开;本专利实现了更优的技术效果;本领域技术人员没有动机把证据2的特征运用到证据1中。 二审阶段其进一步主张:证据1并不涉及便于携带的技术问题;证据2中橡皮筋连接的部件与本专利不同;要实现本专利,至少要突破"连接对象不同""缺乏结合动机""需在实心三角接头上穿孔"三重障碍,必然要付出创造性劳动;且实用新型不应被赋予过高的创造性要求。 (四)被上诉人与第三人的立场 国家知识产权局坚持被诉决定,请求驳回上诉、维持原判。第三人作为无效宣告请求人述称,一审判决认定事实清楚、适用法律正确,请求驳回上诉。 四、法院裁判观点 (一)三步法怎么走 法院复述了创造性判断的三个步骤:第一步,确定最接近的现有技术;第二步,确定区别特征,并据此确定实际解决的技术问题;第三步,从最接近现有技术与技术问题出发,判断对本领域技术人员而言是否显而易见。 (二)区别特征与实际解决的技术问题 被诉决定认定的区别特征是:每组长边构件还包括半长边组件、两个底脚及皮筋,皮筋依次穿过各管件与角连接件,两端由底脚固定在两根管件的下端头形成桌脚,桌面包括两块面板与至少一块面板,两端设置在两个桌脚构件的管件上。 据此,法院认定权利要求1实际解决的技术问题是"如何便于收纳、组装"。这个认定非常关键:技术问题一旦被锁定,后面所有关于"有没有启示"的讨论都围绕它展开。 (三)技术启示的认定 法院引用证据2的具体实施方式:桌面由内桌面与两侧板构成,内桌面的条板利用凹凸面拼接,底部由橡皮筋将条板连接在一起。由此认定,证据2公开了"通过橡皮筋将需要收纳和组装的部件连接在一起"的技术内容。 接着是三段推论:其一,本领域技术人员从该教导出发,为解决便于收纳和组装的问题,有动机把连接桌面条板的橡皮筋运用到桌腿连接;其二,"每组长边构件还包括半长边组件"是为便于收纳采取的常规手段;其三,证据1的桌腿也是金属管,在桌腿底部设底脚是本领域常规方式,用底脚固定穿过的皮筋也容易想到;面板两端设置在两个桌脚构件的管件上,已被证据2公开。 结论:权利要求1相对于证据1结合证据2及公知常识不具备创造性。 (四)关于"三次突破"与实用新型的标准 法院没有采纳"需三次突破"的框架。创造性判断不是数"障碍数量",而是看区别特征是否被公开、是否属于常规手段。至于"实用新型不应要求过高",法院援引专利法第二十二条第三款:发明要求"突出的实质性特点和显著的进步",实用新型要求"实质性特点和进步",差别在程度,但仍须具备实质性特点。 (五)判决结果 法院认定上诉请求不能成立,一审判决认定事实清楚、适用法律正确,依照行政诉讼法第八十九条第一款第一项,判决驳回上诉、维持原判;二审案件受理费100元由专利权人负担。 五、朱玫律师代理思路复盘 本案代理无效宣告请求人(一审第三人)。请求得到支持,权利要求1至5被宣告无效,但权利要求6未能无效。这一点必须说清楚:这不是"全胜",而是"打掉了大部分"。 (一)证据的时间性做了最保守的选择 选证据时优先考虑公开日。涉案专利申请日是2017年1月20日,我方两份文献的公开日分别是2006年4月5日与2003年4月16日,都在申请日十年以前,时间上没有争议空间。用公开日接近申请日的文献,往往还要在"是否构成现有技术"上多打一轮。 (二)组合逻辑:一篇给结构,一篇给手段 无效宣告的证据组合,最怕两篇文献都只是"有点像"。本案的分工很清楚:证据1提供最接近的整体结构——由管件与三通接头插接组成的桌架,与本专利的桌架构造高度对应;证据2不提供结构,只提供一个手段——用弹性橡皮筋把需要反复拆装的部件串在一起,解决收纳与组装的问题。 这种"结构+手段"的组合,比"两篇类似结构的文献相加"更容易被接受:创造性判断要回答的核心问题,就是面对同一个技术问题,现有技术有没有给出解决手段。 (三)对"连接对象不同"这一抗辩的应对 对方最有力的论点是:证据2的橡皮筋连的是桌面条板,本专利连的是桌腿管件,用途不同,不能类比。这个论点在直觉上很有说服力,若顺着它辩论"能否类比",很容易陷入技术细节的拉锯。 我们的应对是把它拉回法律标准:技术启示判断的是"有没有动机",而动机来自技术问题的同一性。证据2解决的是便于折叠携带、便于组装,本专利要解决的也是这个,那么把同一手段从桌面移到桌腿,属于同一技术问题下的常规转用。证据1的桌腿也是金属管,穿一根皮筋在工艺上并无障碍。 (四)为什么权利要求6保住了 权利要求6的内容是:面板两端端头设有连接钩,面板近端头位置设有连接槽,两者对应匹配,相邻的两个或以上小板桌能通过面板拼装成组合板桌。 这项权利要求的技术特征是"多张桌子可以拼成一张大桌",两份证据都没有涉及。被诉决定据此认定无效理由不成立,在权利要求6的基础上维持有效,行政诉讼也维持了这一结论。提示:无效请求的目标应分层设定,想一次打掉全部权利要求,往往要在最弱的那一项上分散精力。 (五)行政程序的时间成本 本案时间线:2022年5月提无效,12月作出审查决定,2023年2月起诉,5月一审判决,10月二审立案,2024年11月二审判决。从提无效到终审约两年半,这个周期必须提前告知当事人——无效程序不是"三个月解决问题"的工具。 六、案例启示与律师建议 (一)对专利权人 1. 实用新型的创造性门槛低,但"低"不等于"没有"。由现有部件简单组合、替换形成的方案,很容易被两篇文献加公知常识打掉。撰写时应着力描述区别特征带来的、现有技术预料不到的技术效果。 2. 保留一项有实质区别的从属权利要求。本案权利要求6因涉及"拼装组合"而保住,成为专利仅存的权利基础。申请时若能把一个有独立价值的改进点写成从属权利要求,被部分无效后仍有谈判筹码。 3. 面对无效宣告,先算清"守什么"。全部无效与部分无效的商业后果差别很大,答辩策略应围绕最有价值的那几项展开。 (二)对无效宣告请求人 1. 先定时间,再定内容。所有证据的公开日必须早于申请日,这是不可让渡的前提。 2. 组合要分工明确:一篇提供最接近的结构,一篇提供解决同一技术问题的手段。两篇都"有点像"的组合,说服力反而弱。 3. 目标分层。某几项权利要求确有实质区别时不必强求全无效,集中火力打掉核心权利要求同样能实现商业目的。 (三)对律师同行 1. 技术启示的论证,核心是把"技术问题"锚定住。问题被认定为同一,手段的转用就顺理成章;问题被拆成两个,论证就会散掉。 2. 不要被"需要突破几次"这种表述带走。创造性判断有固定结构,回应时应回到三步法。 3. 行政程序与民事侵权程序要联动考虑。专利被部分无效后,侵权诉讼的权利要求基础随之变化。 七、FAQ:关于本案的常见问题 Q1:实用新型的创造性标准,与发明有什么不同? A:专利法要求发明具有"突出的实质性特点和显著的进步",实用新型只需具有"实质性特点和进步"。差别在程度,但两者都必须具备实质性特点,并非"组合一下就能授权"。 Q2:什么是"技术启示"? A:指现有技术能让本领域技术人员在面对最接近现有技术存在的技术问题时,产生改进动机,从而把某项区别特征应用到现有技术中。判断核心是技术问题是否同一、手段是否容易被想到。 Q4:什么是"部分无效"? A:宣告专利部分权利要求无效,其余权利要求继续有效。本案权利要求1至5被无效,权利要求6维持有效,专利权在权利要求6的基础上继续存续。 Q5:无效宣告一般要多久? A:本案从提出请求到二审终审约两年半。国家知识产权局作出审查决定通常需要数月,如进入行政诉讼,一审、二审还会各占数月,整体周期应以年为单位预估。 八、免责声明 本文根据真实案例整理,仅供学习、交流与案例展示使用,不构成正式法律意见。个案结论取决于具体证据与事实,裁判结果不具有可比性与可复制性,请勿直接套用。为保护隐私,文中当事人、单位及法定代表人信息均已作匿名化处理。具体争议建议咨询专业律师。 作者:朱玫律师 专注领域:知识产权(专利、商标)、专利无效与行政争议、民商事争议解决
驳回上诉,维持原判(维持国家知识产权局宣告涉案实用新型专利权利要求1至5无效、在权利要求6的基础上维持专利权有效的审查决定;二审案件受理费100元由专利权人负担)